——专利代理人与专利律师的诉讼地位研究

受广东省高级人民法院民三庭的委托，广东惠邦律师事务所对世界各国的知识产权代理制度进行了研究，现就相关研究结果报告如下：

一、本次研究的课题

1、知识产权诉讼是否必须通过知识产权专业律师代理；

2、专利代理人是否可以代理诉讼；

3、专利代理人在诉讼中的地位如何。

二、研究的详细成果

我们认为要对以上的研究课题做出一个合理、恰当的回答，研究世界上其他发达国家的专利代理制度是必要的，因为从哲学的角度讲，任何事物都有其存在的道理，研究、借鉴其他国家的专利代理制度对认识、推动本国专利代理制度的发展有着积极的借鉴意义。

专利代理人、专利律师应当具备什么样的职能，这一职业本身能够完成什么样的工作等等问题都与其自身的资格取得、从业人员素质等有着密切的关联。下面结合欧美国家以及日本的专利代理制度展开本次课题的研究、分析和探讨。

（一）欧洲专利局专利代理制度

欧洲专利局是欧洲专利组织(European Patent Organization，根据欧洲专利公约成立的一个政府间组织）的工作机构，主要负责欧洲专利(European patents)的受理、审查和授予工作。欧洲专利局目前有7000多人，总部设在德国慕尼黑，在海牙、维也纳、柏林等地设有分局。欧洲专利局目前共分为五个部门，其中第五个部门负责法律及国际合作事务，欧洲专利代理人资格考试的相关事宜即由该部门负责，欧洲专利代理人协会也在该部门的指导下开展工作。

目前，共有约8000人具有欧洲专利代理人资格，其中执业的专利代理人约5000人。取得欧洲专利代理人资格，应当符合以下三个条件：（1）通过欧洲专利局组织的专利代理人资格考试；（2）是欧洲专利公约成员国的国民；（3）在欧洲专利公约成员国中工作或者有营业场所。

专利代理人资格考试的报考条件为：具有理工科大学本科背景；具有从事专利代理工作的经历（硕士3年，本科6年，本科以下学历10年）。

为实施专利代理人资格考试，欧洲专利局设有三级机构：考试理事会（Examination Board）、考试委员会（Examination Committee）和考试秘书处。 考试理事会总体负责专利代理人资格考试的各项事宜，包括审核试卷、决定对作弊行为的惩处、确定申请人的资格、录取比例以及制定相关的具体办法等。考试理事会共有9名成员，其中5人来自欧洲专利局，4人来自欧洲专利代理人协会。

考试委员会具体负责试卷的准备以及阅卷工作。共有133人，分成3个委员会，其成员有一半来自欧洲专利局，另一半来自欧洲专利代理人协会。

考试秘书处协助考试理事会和考试委员会履行职责，负责与考试有关的日常行政工作，包括：公布实施办法及考试信息；公布试题以及答案；回答咨询、受理报考、发放准考证；考试和阅卷的组织工作；等等。

 专利代理人资格考试共分为4部分：A卷（撰写专利申请文件）、B卷（答复专利审查意见通知书）、C卷（撰写异议申请文件）、D卷（回答有关法律问题）。

取得欧洲专利代理人资格后，还需要进行执业代理人注册登记（注册后自动成为欧洲专利代理人协会成员，每年需要向协会缴纳150欧元会费），才能正式执业。
    (二)英国专利代理制度

1. 英国专利代理人执业资格规定作为一种职业,英国专利代理人(专利律师)自19世纪晚期就已经出现了。专利代理人特许协会成立于1882 年,以促进和规范专利代理职业。第一个专利代理人于1889年登记注册,从那时起,专利代理人特许协会就一直管理注册登记工作。商标代理人特许协会成立于1934年。可见,专利代理人和商标代理人的执业资格是分开的,分别管理。在撒切尔政府解除管制的趋势影响下,英国对专利代理人(专利律师)执业的相关规定相对比较宽松。在许多案件中,都可以看到专利律师与其他欧洲国家的专利律师之间的合作。

在英国,任何人若想取得专利代理人或商标代理人执业资格则必须报考执业资格考试。每个报考者只要中等教育的成绩良好,获得大学或理工学院授予的学位,然后通过任何一门考试委员会认可的考试即可参加以专利法和程序法为内容的基础考试。通过后, 可申请参加高级考试。(允许在考前提出豁免要求, 经过审查予以批准。)申请人通过基础考试和高级考试后,在一个专利代理人管理下进行2年实习活动,如果是其自己单独实践,则要求经过4年方可取得执业资格。英国专利局负责专利律师的注册登记工作。

2. 英国专利代理人执业范围

英国专利代理人(专利律师)执业范围包括:向专利局提出专利、外观设计、商标的申请手续及处理;代理其当事人在专利地区法院和专利高等法院出庭,仅限于因为不服缺席判决而上诉的案件;代理专利权的异议、无效申请,准备专利有效性和专利侵权的意见书;关于知识产权合同的事实陈述和侵权谈判中的陈述;代理针对进口侵权产品而申请法院禁令并要求损害赔偿;对诉讼结果、专利、商标、外观设计的有效性,陈述其见解和看法。为了使专利代理人能够对专利局有关专利的决定提出追诉,而授予其出庭的权利和辩论的权利。另外,专利代理人还可代理在基层裁判所诉讼的专利、外观设计案件。允许其代理仲裁、调解与著作权相关的法律业务,还可开展合同洽谈业务。

商标代理人的执业范围包括商标、外观设计的申请手续及处理,但不能在法庭上陈述意见。

普通律师有其专属执业范围,例如只有普通律师能够代理专利高等法院的专利侵权诉讼。此外,商标代理人不能代理的商标侵权案件,不能代理的上诉至高等法院不服专利局裁决的案件都属于普通律师的代理权限。

3. 英国专利代理人的执业模式

英国专利局允许专利事务所以法人形式执业,也允许其代理向专利局进行申请陈述。一个以法人形式执业的专利事务所或商标事务所必须全部由专利代理人或者商标代理人组成。英国目前几乎所有的专利事务所要么是个人开业要么是合伙执业,所有的合伙人原则上都承担无限责任。

在一定条件下也可设立一个有限责任的合伙。一个专利律师也可受雇于他人而进行相关执行活动。

专利代理人可以雇佣会计师、律师、其他资格者或非资格者。另外,专利代理人还可同注册商标代理人共同组建合伙组织。其设立无须经国家专门管理部门的认可和登记。只是对其出资者作出限制性规定:在出资者中,至少有1个担任管理职务的出资者是注册专利代理人,有四分之一担任管理职务的出资者是专利代理人。

除专利代理人外可以开展知识产权业务的资格者还有法庭律师和事务律师。法庭律师可在高等裁判所、上诉法院、上议院拥有陈述意见的独占权;代理他人在专利厅、商标厅办理有关手续的权利。事务律师除法庭辩论外,可以代理他人办理专利、商标、外观设计的相关业务手续;可以对知识产权陈述正式意见,为裁判案件作法律业务的准备工作及提出指示;为法庭律师所代理的案件作出说明;为有关知识产权的转让合同、许可合同、保证合同制作书面材料;同时拥有在基层裁判所出庭和辩论的权利。

(三)法国专利代理制度

1. 法国专利代理人的执业资格规定

法国知识产权律师大约1400人,代理人约有500人。法国知识产权律师大多是个人执业,少量以联合执业形式开展业务活动。欧洲国家的公司企业大多倾向由他们自己提交专利申请而不是依靠知识产权律师。知识产权律师的主要客户是外国人、小公司和个人。在法国,一个品行良好的人通过知识产权律师资格考试后在一个执业律师指导下从事3年的实践工作,即可取得专利代理人的执业资格;然后可选择以个人开业形式或作为组织成员或受雇于另一个知识产权律师从事相应的知识产权律师执业活动。同时向知识产权局的资格委员会登记为“知识产权律师登记名单”的成员。在法国,除了专利代理人或者普通律师,任何人都不能从事专利服务实践活动。法国专利代理人执业资格考试每两年一次。由知识产权局考试委员会(其中包括一些知识产权律师)主持。参加专利律师考试者必须获得一个理工科学位; 3年工作实践;接受1年的专业训练。参加商标律师考试者必须获得一个法学学位; 3年工作实践;接受1年的专业训练。专利律师考试内容涉及两部分:一是根据一份技术报告起草索赔文书;二是起草一份判定侵权的专家报告。考试分成笔试和口试。如果考生的笔试成绩在及格线左右,而口试成绩较好者可获准通过。考试合格后,无须再研修。法国的专利代理人和商标代理人是相互独立的执业资格,其资格考试,专业培训和执业范围都不相同。但是,绝大多数专利代理人都持有商标代理人的资格。但是商标代理人不得代理专利申请。

专利代理人有义务向专利代理人协会进行注册登记,其执业符合协会颁布的行为规范的要求。

2. 法国专利代理人执业活动范围

法国的专利代理人的执业服务范围很宽泛,不仅可以代理向专利局进行申请陈述,起草申请文件,还可以受理有关知识产权的咨询业务。专利代理人经常做一些检索工作,使得申请人可以在检索结果的基础上自愿修正其权利主张,从而增进其待申请专利的新颖性和创造性。专利代理人不能开展诉讼代理业务,包括调解业务。只有普通律师可作为知识产权侵权诉讼的代理人。在实际诉讼中,专利代理人只是律师的助理。禁止律师在诉讼中的双方代理。

3. 法国专利代理人的执业模式

目前,在法国被认可的经营模式主要有以下几种:一是不具有法人人格,主要包括个人经营、公益团体、公益职业团体、协同组合;二是具有法人人格,包括根据知识产权法第422条第3款规定设立的公司法人及第422条第7款规定设立的社团法人;自由职业民事公司(可以是有限公司也可以是股份公司) ;商法上的公司(可以是有限公司也可以是股份公司) ;经营利益共同体。

一个知识产权律师可以受雇于一个公司或其他普通律师机构或其他知识产权律师从事相应的执业活动。知识产权律师还可以与其他类似职业共同投资设立公共服务机构( SCM2societe civilede moyens) ,经济合作机构( GIE2groupements d’interet economique)和欧盟经济合作组织( GE IE2groupements d’interet economique) 。但知识产权律师不能与普通律师共同开办事务所联合执业。任何受雇于一专利事务所的普通律师不能使用普通律师的称谓,也不能作为普通律师出庭代理案件。

(四)德国专利代理制度

1. 德国专利律师的执业资格规定

在德国,那些受雇于专利代理事务所和受雇于公司的专利律师有很大差异,甚至在名称上都不同,受雇于专利代理事务所的称专利律师或专利代理人( Patentanwalt专利代理事务所律师) ,受雇于公司的称专利顾问律师( Pantentassesor) 。其执业范围与专利律师相似,但是不超出其雇主公司的活动范围。由于德国绝大多数大公司都有自己的知识产权事业部专门处理申请事宜,因此专利律师的当事人通常都是中小型公司和外国申请者。

普通律师往往代理商标案件。德国专利律师人数: 截至2005 年底,批准备案的专利律师为2402人。德国所有的专利律师必须加入专利律师协会。专利局特派专员负责专利律师组织的监督管理。专利评估师协会(VVP) :这是一个自发组织,大约有270名专利评估师和约400名专利工程师。

要成为德国的专利律师需要满足以下基本条件:德国国籍或有住所、有技术背景并经过技术和法律方面的实习和培训、通过专利律师考试。德国的专利律师要求经过严格的培训和考试才能取得资格。首先应取得理工科大学学位且应当具有至少一年的工作经验,然后需要在一专利事务所或一公司专利事业部接受3 年的执业培训,或者是直接由专利局或一专利法院提供的3年培训。任何完成专利律师培训的人都可以参加考试。同时在专利局或专利法院从事技术职务达10年以上者都可以不接受培训而直接参加考试。德国专利律师资格考试由联邦司法部任命的考试管理委员会主持。考试包括笔试及撰写文书,内容是关于工业产权保护和实践活动的理论性测试,还有口试,内容涉及工业产权法,民法,商法,反不正当竞争法,条约,外国工业产权法,专利律师法。考试合格后,向德国专利局进行注册登记以取得执业资格。取得执业资格后,必须要经过大约三年的必要研修培训。培训内容包括在专利律师或者助理专利律师的指导下进行至少2年的执业培训;在专利局进行4个月的培训以及在专利法院进行8个月的培训。

2. 德国专利律师的执业范围

德国专利律师,除了代理向德国专利局进行申请活动和准备相关文书资料之外,还负责提供专家意见书,不仅可以代理第三方处理涉及工业产权法中专利和商标的问题还可以代理涉及其他权利的案件,比如电脑程序和植物新品种等。代理关于商标局及联邦专利裁判所所管辖的业务。

代理在联邦裁判所的审决取消诉讼、强制实施权诉讼。另外,还可代理由仲裁裁判所受理的业务。但是除了在联邦专利法院的无效诉讼中专利代理人可以单独代理之外，在知识产权侵权诉讼及联邦裁判所的控告案件,只能由律师代理,专利律师只能作为普通律师的助理。  根据德国法律规定，律师可以代理任何案件，包括专利、商标等知识产权案件，但实践中专利无效案件往往是由律师和专利代理人共同代理。目前，德国专利代理人协会正在致力于提高专利代理人参与诉讼的机会和权利。

3. 德国专利律师的执业模式

德国专利律师除了个人开业之外,还允许合伙执业和设立有限公司的形式。在一定条件下也可以设立分支机构。目前,大约有10个专利事务所是以有限责任公司的形式进行执业的,但向专利局进行申请活动的只能是律师个人。不允许不具备专利律师执业资格的人成为专利事务所的投资人。作为有限公司,必须在区裁判所登记,并且应向专利代理人协会咨询,还应取得专利局长官的认可。法律并未禁止专利律师聘请普通律师作为第三方当事人的代理律师进行诉讼。法律也未禁止非专利律师的个人聘请普通律师作为第三方当事人的代理律师进行诉讼。然而,法律禁止专利律师作为其雇主的代理人出庭。专利评估师则没有类似规定,有权成为其雇主即公司的代理人。

（五）奥地利专利代理制度

 奥地利1967年制定了《专利代理人法》，2000年进行了修改。奥地利专利代理人资格考试由奥地利专利局和奥地利专利代理人协会共同组织，报考的条件是：（1）大学毕业（自然科学领域）；（2）有5年以上从事专利代理人助理工作的经历或者有在专利局从事10年以上审查工作的经历。考试通过者将直接录入专利代理人名册。

在奥地利，专利代理人可以采取个人、合伙、公司等形式执业。执业的专利代理人必须是专利代理人协会的成员，接受协会的指导、培训、监督、惩戒。

奥地利代理人协会现有56名会员，其中除2人在企业中工作外，其他54人都在专利代理事务所执业。

奥地利代理人协会有权对专利代理人进行惩戒。专利代理人惩戒委员会由2名法官、2名专利局官员、2名专利代理人组成。

惩戒分为四种：1、警告；2、罚款；3、禁止执业（最高一年）；4、取消资格（永远不得执业）。

奥地利代理人协会还提供专利法律咨询以及其他各种信息服务。 在专利诉讼中，专利代理人可以扮演三种角色：一是，作为陪审法官；二是，作为专家，出具专家意见，为法院审判提供帮助；根据民事诉讼法的规定，专利代理人不能受当事人委托独立代理诉讼，只能作为律师的助手参与诉讼。

专利代理人执业时应当遵守以下要求：恪守职业道德、不损害客户利益、保守客户秘密、诚实守信。
    （六）瑞典专利代理制度

 瑞典专利局属于政府机构，隶属于工业部，但在财政上是独立的，不直接由政府拨款和管理（财政预算需要政府批准，收费标准由政府决定），经费自收自支，收入大于开支时可以自留，亏损时可以向政府借款（需要偿还）。除局长由政府任命外，其他工作人员均由瑞典专利局自行聘用。

 瑞典实行职业自由的就业制度，只有极少数行业的准入需要经政府授权。在瑞典，专利代理同其他自由职业一样，没有准入限制，任何人都可以从事专利代理。但是，瑞典也成立有自由执业专利代理人协会以及工业界专利代理人协会，作为行业自律组织，负责专利代理人的指导、培训、监督、惩戒。

瑞典自由执业专利代理人协会成立于1884年，所有自由执业的专利代理人都是其会员。目前，该协会有220名登记注册的专利代理人，有125名正在接受培训尚未通过考试的“被考察人员”。

瑞典工业界专利代理人协会中有240个注册的专利代理人，有160人在企业从事专利工作，其中100人同时是欧洲专利代理人协会的会员。 

目前瑞典正积极努力通过立法，确立需要经过政府授权才能执业的专利代理人制度。20年前，瑞典专利代理人曾经作过同样的努力，但没有被政府采纳。从现在发展情况看，有必要使专利代理成为专门的需要经过政府授权才能执业的行业。

 在英美国家，专利代理人有拒绝出庭作证的权利。这是因为，专利代理人知道委托人的技术秘密和相关策略，强制出庭作证可能会损害委托人的利益。因此，为了保护委托人的利益，专利代理人应当具有拒绝出庭作证的权利。瑞典专利代理人希望通过立法赋予这项权利，从而改变瑞典专利代理人在这一问题上的不利处境。其次，由于瑞典没有关于专利代理人资质认定的规定，其他欧盟成员国的专利代理人都可以在瑞典执业，而瑞典的专利代理人身份在其他国家得不到承认，从而出现了一定的不平衡现象。因此，瑞典希望能建立起经授权执业的制度，使瑞典的专利代理人在其他欧盟成员国也有执业的可能。（目前，欧盟成员国中只有瑞典、丹麦、斯洛文尼亚等三个国家没有专利代理准入限制。）目前，这项工作主要由专利代理人协会推动，同时也得到了政府部门的大力支持。这次提出修改建议，与20年前的情况大为不同，在当前形势下很有可能获得成功。目前，草案的起草工作已经完成，正处于征求意见阶段，之后将上报政府和议会。

 在瑞典，由于任何人都可以受委托进行做代理（普通代理），所以瑞典的专利代理人也可以独立代理诉讼。但实践中，专利纠纷诉讼一般由专利代理人和律师共同代理，律师是以法律问题为主，专利代理人负责技术问题。

（七）美国专利代理制度

1. 美国专利代理人/专利律师的执业资格规定美国专利代理的执业人员分为专利代理人(patent agent)和专利律师(patent attorney) ,其人数为世界之首。根据美国专利商标局公布的数据,截至2006年11月26日,美国全国共有8130名注册专利代理人, 25544名注册专利律师[①]【1】。专利代理人是通过在美国专利商标局申请并符合注册条件,每年从事专利代理事务的个人。一个人只通过专利代理人资格考试而没有通过普通律师执业资格考试,则仅被称为专利代理人。专利律师是满足专利代理人的条件且已经在任何美国联邦法院或任何州的最高法院从业的律师。[②]【2】由于专利代理服务具有很强的专业性,任何一个人要取得执业资格,必须通过资格考试。注册与纪律委员会负责资格考试工作。每一个报考者都必须符合下述要求:持有一个公认的技术科目的合格学位(A类) ;获准在指定的学术机构学习但没有取得A类中学士学位以及专业训练(B类) ;任何通过每州工程审查部举办的工程基础考试的人。考试形式均为笔试,即50 个选择题(1997年取消了文书撰写) ,内容涉及专利法,美国专利商标局条例,执业实践,诉讼程序及其他内容。每年考试后即公开考试内容。通过考试取得执业资格后没有规定必要的和任意的研修。但是如果申请人曾担任美国专利商标局专利审查或商标审查的工作达4年以上,则享有资格考试豁免权。美国专利代理人和专利律师执业前,必须向美国专利商标局进行注册登记。美国专利商标局下设注册和纪律委员会(Of2fice of Enrollment and Discip line) ,对注册专利代理人和专利律师进行管理,如果出现有可能违反执业规范的行为,就要接受纪律委员会主席主持的调查,调查属实,则由美国专利商标局专员执行相应处罚。

2. 美国专利代理人/专利律师的执业范围

专利律师根据专利局的规则,可以代理由专利局受理的相关业务:第一,到美国专利商标局做专利申请的陈述说明(不能代理商标申请) ; 第二,撰写专利有效性和专利侵权的说明书,为申请外国专利提供建议、翻译和联络工作;第三,允许其代理由专利局受理的行政审判业务,同时也可代理仲裁、调解业务,但是关于著作权法的业务,不具有律师资格者是不允许其代理的;第四,办理与专利许可或转让合同相关的事务。依据美国律师协会模范规则第一条第七款的规定,禁止一个律师同时代理原被告双方业务。并且,模范规则第一条第十款进一步规定,前述规定适用于这一律师所属的律师事务所的其他律师。

美国的专利代理人主要是向委托人提供与专利有关的法律咨询;为委托人撰写专利申请文件、代理委托人向美国专利商标局办理专利审查和授权方面的所有手续。

3. 美国专利代理人/专利律师的执业模式美国每个州都制定州法以规范专利律师的执业活动。所有州都允许个人执业和合伙执业,至于法人形式,有一些州则不允许。不同模式的事务所,律师的人数也不同。现在多数原来的合伙制事务所都改成了有限责任合伙(Limited liabilitypartnership, LLP) 、有限责任公司(Limited liabilitycompany, LLC) 、专业服务公司( Professional cor2poration, PC)等。近年来的发展趋势则是越来越多的州开始允许律师或具有律师资格者、具有会计师等资格的律师共同经营综合法律事务所,以应对日益复杂的委托业务和诉讼代理,其数量正在逐年增加。另外,由于没有相关法律规定的限制,专利律师和专利代理人被其他律师、企业、大学、政府机关雇佣的例子很多, 现在比例大约有40%。

 (八)日本专利代理制度

1. 日本弁理士的执业资格规定

日本的专利代理人称为“弁理士”,规范专利制度的法律为《弁理士法》。原则上,要成为一名弁理士,他首先必须是日本国公民或取得永久居留权的外国人(年满20周岁) ,在日本国内有住所,然后通过专利律师资格考试。弁理士的执业考试有两种类型:初级考试(针对非大学毕业生)和综合考试(包括选择题、论述题、口试,主要是知识产权法) 。具有律师资格,或者从事专利复审、审查工作7 年以上的专员免试。考试合格的人在日本弁理士会登记注册人即成为弁理士。

截至2003年,日本全国共有弁理士5671人,大约有2 /3 的弁理士都集中于东京执业。近年来,弁理士人数增长很快,尽管如此,工业企业仍提出许多新的需求,如增加弁理士培训项目,增加弁理士人数,解除广告发布的限制,允许弁理士与普通律师联合执业等。

2. 日本弁理士的执业范围

弁理士的执业活动包括:代理自然人向专利委员会进行工业产权申请,准备专家意见书,准备申请文件,代理当事人向法院申请判决无效,在侵权诉讼中协助诉讼律师。以前,日本弁理士不能出庭代理专利诉讼,但2003年日本修改了《弁理士法》,根据该法第六条, 专利代理人还有权单独代理当事人在东京高等法院对特许厅长官提起行政诉讼，请求对撤销专利的决定、驳回专利异议申诉书的决定等进行司法审查。对于行政诉讼,弁理士可以成为诉讼代理人,对于专利侵权诉讼,经过特定侵权诉讼知识培训和考试并在日本弁理士会获得附记注册的弁理士可以作为诉讼代理人与律师一起出庭,也可以在法院同意的情况下单独出庭。在民事诉讼中，专利代理人可以与其当事人出席法庭审理，就涉及发明、实用新型、外观设计、商标及相关的国际申请、集成电路布图设计和反不正当竞争法的相关事项作出陈述或询问。根据《关税法》的相关规定，专利代理人可以参与海关阻止侵权物品进口的某些法律程序。可以在涉及知识产权（著作权除外）纠纷的和解、调解或仲裁程序中代理当事人解决纠纷，这种程序通常出现在日本知识产权仲裁中心和日本商事仲裁协会。

根据《日本弁理士法》的规定,弁理士不能代理在其过去任职的法院或者专利委员会审理的案件,也不能代理其竞争对手已受理的案件。弁理士未经授权不得披露机密信息或者从事有违其行为准则的行为。一名弁理士有权拒绝提交自己手中持有的与其当事人商业活动相关的任何文件资料。

3. 日本弁理士的执业模式

绝大部分弁理士,要么是自己设立一个事务所,要么是受雇于人。专利事务所中大约3 /4是一人设立的事务所,而十人以上的专利事务所只有1%。专门在公司企业供职的弁理士不多,大概只占总数的10%。

三、中外专利代理人与律师诉讼代理比较分析

 对于专利代理人能否代理当事人出庭以及与律师如何分工这一问题，理论界和实践中一直存在较大争议。上述各国情况表明，尽管专利代理人独立代理诉讼的做法并不多见，专利代理人在专利纠纷诉讼中正发挥着越来越重要的作用。 由于专利代理人同时具备专利法律和技术两方面的知识，专利申请和审查方面的经验比较丰富，能够很好地处理专利纠纷中出现的各种问题，从而有助于迅速、公正地解决专利纠纷。因此，我们认为，赋予专利代理人作为诉讼代理人参与专利纠纷诉讼的资格，将有助于不断提高专利纠纷的解决水平，不断完善我国的专利制度。

随着我国专利事业的不断发展,越来越多的专利事务所和专利代理人进入诉讼业务领域,[③]【3】从事专利诉讼工作并取得良好的效果,为委托人及人民法院所接受。值得注意的是,我国《民事诉讼法》及《律师法》和《专利代理条例》对专利代理人参与诉讼活动采取了较为严格的限制原则,但却并未引起人们的足够重视,实践中也出现了一些与法律相违背的情况,为使专利代理人在此类诉讼活动中的诉讼参加人的法律地位得以确定,笔者认为应规范专利诉讼业务的服务市场,大力发展专利律师,促使他们积极依法从事专利诉讼活动。

（一）、专利代理人参与专利诉讼的必要性

专利诉讼和民事诉讼一样,都是自然人或法人要求人民法院保护其正当权利和合法利益的审判程序制度,不同的是专利诉讼是围绕专利权进行的,而专利权属于无形财产权,有关专利诉讼的客体涉及科学技术知识,具有技术性强、难度较大的特点。因此,代理此类诉讼需要具备一定的技术背景知识,否则很难胜任这项技术性、法律性极高的工作。

以专利侵权诉讼为例,代理人首先需要分析权利要求书中的技术特征,理解权利要求书,依法对权利要求作出合理的解释,以权利要求书中记载的专利技术的全部必要技术特征来确定专利的保护范围;其次,要对被控侵权的客体进行技术分析,即对被控侵权的产品实物或实际方法的技术方案、功能、效果进行分析,以技术方案为中心,整理出与专利保护的客体相对应的各项技术特征;然后,将被控侵权的客体与专利保护的客体进行对比分析,在此基础上方能得出是否侵权的结论,若被控侵权的客体包含了权利要求所记载的全部必要技术特征,则构成侵权。从这一过程中我们可以看到,依据专利法的规定进行技术分析在专利诉讼中起着至关重要的作用。而客观、科学的技术分析是离不开对专利涉及的技术领域的熟悉和了解的,律师虽有广泛的法律和诉讼经验,但不一定同时又精通技术并熟悉专利业务,专利代理人与律师相比则拥有一定的技术背景,他们往往是某一技术领域的专家,根据《专利代理条例》第15 条的规定,专利代理人必须具有法定的专业条件:高等院校理工科专业毕业,熟悉专利法和有关的法律知识,从事过两年以上的科学技术工作或者法律工作,通过专门机构考试合格。可见,一个称职的专利代理人,必须是受过专门训练的技术和法律专业人士,他们既懂得有关发明创造的技术知识,又掌握专利法的规定,深谙专利业务,因此在专利诉讼中,能够比律师发挥更积极的作用。

（二）、专利代理人从事专利诉讼业务的法律根据及限制

专利代理人必须在国家法律允许的范围内进行工作,其行为必须符合法律的规定。《专利代理条例》是专利代理工作的基本准则,然而《专利代理条例》并未规定专利代理人有承办专利诉讼的职责,中国专利局于1991 年4 月19 日发布的《关于贯彻专利代理条例的几点意见》指出:“专利代理机构受委托人的委托,办理专利申请或其他专利事务。专利代理业务涉及的是发明创造,属于科学技术工作范畴。专利代理人为理工科大学毕业,并有一定的实践经验。专利代理人撰写专利申请文件的过程是对发明创造的再加工,属于技术性强的高智能创造性劳动。代理工作又要执行有关专利的法律法规。所以,专利代理机构的性质是带法律性的科技服务机构。”据此意见的精神,专利代理机构及专利代理人并不能从事属于法律事务范畴的专利诉讼业务。

专利诉讼属于民事诉讼范围,当然应受《民事诉讼法》的调整,专利代理人受当事人委托作为诉讼代理人代理专利诉讼是一种民事诉讼代理行为,这种行为的成立可以在我国《民事诉讼法》中找到根据。《民事诉讼法》第58 条规定:“当事人、法定代理人可以委托一

至二人作为诉讼代理人。律师、当事人的近亲属,有关的社会团体或者所在单位推荐的人,经人民法院许可的其他公民都可以被委托为诉讼代理人。”从《民事诉讼法》第58 条的规定看,专利代理人可以作为诉讼代理人参与诉讼,但与律师相比《,民事诉讼法》规定了两个方面的限制:第一,专利代理人必须以公民身份参加诉讼活动;第二,必须经人民法院许可,方能代理诉讼。

另外,1997 年1 月1 日开始施行的《律师法》又对专利代理人参加诉讼活动规定了第三个方面的限制性条件——免费代理诉讼。《律师法》第14 条规定:“没有取得律师执业证书的人员,不得以律师名义执业,不得为牟取经济利益从事诉讼代理或者辩护业务。”《律师法》第46 条第2 款还规定:“没有取得律师执业证书,为牟取经济利益从事诉讼代理或者辩护业务的,由所在地的县级以上地方人民政府司法行政部门责令停止非法执业,没收违法所得,可以并处违法所得一倍以上五倍以下罚款。”

由于专利代理人是依据《专利代理条例》获得专利代理人资格证书,持有专利代理人工作证的人员,并不具有律师资格和持有律师执业证书,所以,根据《律师法》的上述规定,专利代理人不得为了牟取经济利益从事诉讼代理活动,否则将依法受到司法行政机关的处罚,但若免费从事诉讼代理则不在禁止之列,由此可见《, 律师法》确立了专利代理人代理诉讼的第三个方面的限制条件——免费代理。

（三）、法律对专利代理人的限制性规定在实践中所产生的问题

1.《民事诉讼法》确立了专利代理人参与诉讼活动只能以公民个人身份而非专利代理人身份从事诉讼代理活动的原则,而《专利代理条例》第17 条规定:“专利代理人必须承办专利代理机构委托的专利代理工作,不得自行接受委托。”专利代理人若以公民个人身份私自接受委托从事专利诉讼代理,将违反《专利代理条例》的规定,并且根据《专利代理条例》第25 条的规定,还可以给予批评教育、解除聘任关系、收回《专利代理人工作证》、警告、吊销《专利代理人资格证书》的处罚。因此,只能将专利诉讼业务界定为非专利代理业务,排除在《专利代理条例》的调整范围之外,专利代理人才能从事此类业务活动。这样专利代理人以私人身份从事专利诉讼代理,必将导致专利事务所及专利管理机关无法对专利代理人从事诉讼活动进行管理、监督,从而也难以有效地保证专利代理人尽职尽责,维护委托人的合法权益,更有可能破坏专利代理工作的正常工作秩序。

2.《律师法》所确立的第三项限制性规定,使得专利代理人在专利诉讼中只能从事免费的诉讼代理活动,这样在实践中有可能出现一方面无偿代理诉讼,另一方面则根据《专利代理条例》以从事专利事务方面的咨询、顾问等专利代理业务为名,收取费用,使名为无偿实为有偿的诉讼代理活动合法化,这种做法,从本质上看,实属规避法律之举,而且专利代理人还完全有可能通过增加非诉讼业务代理的收费,弥补“免费”代理诉讼之损失,以无偿的形式,行有偿代理诉讼之实。

3. 若严格依照《律师法》及《专利代理条例》的规定,专利代理人只能从事非诉讼业务,在专利诉讼中不能代表诉讼当事人直接在法院参与诉讼,只能充当出庭律师的顾问、助手,就诉讼涉及的有关技术问题为律师提供帮助。这样,专利代理人虽然在诉讼中也能发挥一定作用,但毕竟不如直接参与诉讼更直接充分。

（四）、发展专利律师,依法参与专利诉讼

专利代理人本身是没有资格作为律师的,但他们几乎都在一个或几个技术领域中具有资格。虽然他们的主要职责是在专利局办理专利申请,但是他们的特有专长在诉讼中经常是十分宝贵的。专利代理人通常形成诉讼队伍中的一部分,当争议专利是他们的创造活动成果时尤其如此。[④]【4】严格依据目前国家法律的规定,专利代理人没有在法院发表自己意见的机会,因此他们不能代表诉讼当事人在法院积极参与诉讼,在诉讼业务中只能充当律师的高级助手,从事辅助性工作。为了克服这种局限性,专利代理人可在获得专利代理人资格后,又依据《律师法》的要求,通过律师资格考试,取得律师资格并获取注册,同时具有专利代理人和律师双重身份,成为专利律师。

专利律师制度在大多数工业化国家中是较为普遍的,美国的专利代理人中百分之九十五以上具有律师身份。[⑤]【5】只有这样他们才能名正言顺地从事专利诉讼业务,为当事人提供全方位的专利事务服务。

我国专利代理制度自1985 年中国专利法实施以来,从无到有,从小到大,经过十四年的发展,取得了长足的进步,专利事业的发展对专利代理人提出了更高的要求,正如高卢麟先生指出的:专利代理人不仅应当成为专利申请方面的专家,而且应是处理有关专利法律事务的内行,如果说在专利法实施的初期,对专利代理人来说,大量的是专利申请方面的代理工作,但随着专利申请量和授权量的增加,专利司法代理工作也提到议事日程。因此,从专利代理人中培养一批专利律师,一部分专利代理机构同时具备专利律师事务所资格以利于专利司法工作的顺利进行。[⑥]【6】这几年的实践证明,已有一定数量的专利代理人经过自身努力通过律师资格考试,取得了律师资格,成为专利律师,并在专利司法实践中发挥重要作用。

专利代理人积极参与专利诉讼是我国专利事业发展的需要,宪法规定,任何组织和公民的一切活动都必须严格遵守国家法律的规定,专利代理人从事专利诉讼业务当然也应严格遵守国家法律,我们不应置《民事诉讼法》、《律师法》和《专利代理条例》对专利代理人介入专利诉讼的限制性规定于不顾,而应严格依法办事,做到有法必依,否则将破坏社会主义法制原则。专利代理人应严格要求自己,不断自我完善,提高自身业务素质,通过律师资格考试,取得律师资格,争取成为专利律师,并创建一批专利律师事务所,依法从事专利诉讼代理业务。这样,既能满足专利诉讼当事人的特殊需要,同时也促进我国律师队伍专业化程度的提高,又可保证专利诉讼法律服务市场的正常秩序。

四、研究结论

经过分析研究，我们认为知识产权诉讼是一个专业性非常高的诉讼，就专利侵权诉讼我们认为只能由律师代理，当然最好由取得专利代理人资格或者具有相关理工科专业背景的律师代理，而专利行政诉讼可以考虑由专利代理人代理，但专利代理人必须参加相关的诉讼训练和考核。在我国目前的现状下，应当确立专利代理人在诉讼中的地位。具体的讲，在专利侵权诉讼中专利代理人比较适宜做专家证人，其可以就专利申请过程的相关事项、专利的稳定性等发表专家意见；在专利的行政诉讼中，由于主要涉及专利的稳定性问题，因此可以赋予其诉讼代理人的资格，但也应在国家相关法律修订的基础上方可为之，否则在目前的法律框架下，只能在考取律师资格后，以律师身份代理诉讼或者做免费的公民代理。