-
-
-

站内搜索  

当前位置: 网站首页 - 学术探讨 - 学术探讨
发表日期:2012年4月12日 编辑:admin 有6773位读者读过此文 【字体:
 
立于不败之地——专利代理机构对专利保护范围的确定

作者:广东惠邦律师事务所 孙大勇

标签:知识产权谋略

来源:中国法律出版社出版的《智赢》第三篇第三章第二节

 

《孙子•谋攻篇》中说:“知己知彼,百战不殆。”意思是说,在军事纷争中,既了解敌人,又了解自己,百战都不会有危险。在专利的申请过程中,确定专利的保护范围就如同跑马圈地,我们不仅要考虑圈的地足够大,而且还要考虑能不能守住这块圈地,否则地圈的很大,但是不堪一击,也没有实际的意义。

在申请专利的过程中,专利每圈一块地,公众的自由技术领域就往后退一块地,可以说专利的跑马圈地实际上就是专利权人与公众进行技术领域争夺。在专利覆盖的技术领域内,任何公众都不得进入,否则即会遭到专利权人的惩罚。当然专利权被授予后,任何公众都可以向专利权人提出挑战,双方甚至大动干戈。实践中,公众因不满专利权人的“封地”而提出挑战,双方决斗并最终被公众摧毁专利“城防”的例子并不少见。在这里,公众与专利权人决斗是通过国家知识产权局专利复审委员会进行的,并由专利复审委员会居中裁判,判定双方胜负。

为守住专利城池,专利权人在跑马圈地时就应当做到“知己知彼”,并根据自身的实力有意识的选择好地盘,并组织好统帅与部队以加固城防。三国时代的刘备就是值得我们学习的一个典型榜样,其取荆州、谋汉中、图天下的三大步最终帮其成就了三国鼎立的丰功伟绩!而荆州就是其成就霸业所圈的第一块地,也是其根据自身实力有意识选择的第一块根据地。

要做到知己知彼,首先就要明确申请人自身的技术力量。专利代理人通常担任的是军师的角色,他们通过与技术人员沟通可以很好的了解到申请人的技术要点,并通过专利检索来分析、判断申请人技术要点的含金量。一般而言,申请人的技术要点可分为一个或者多个主要技术要点和数个次要技术要点。代理人会安排主要技术要点作为专利中的统帅,安排次要技术要点作为可以由统帅调遣的军士。如同军中战斗一样,一件专利中一般只允许出现一个统帅,全军由该统帅负责。因此,当出现两个以上(包括两个)主要技术要点时,代理人需要考虑将其余的统帅降级为军士,并由选定的一个统帅调遣。除非其余的统帅在整体作战思路上具有本质的统一性,如此可保留其统帅地位,并自统一军。在这里,独自出现统帅的方案即仅包括主要技术要点的技术方案我们称之为独立权利要求;而既出现统帅又出现军士的方案,我们称之为从属权利要求 。因此,每一项从属权利要求中必然会出现统帅,即从属权利要求必须直接或者间接引用独立权利要求。

既然每一项仅存在统帅的方案为独立权利要求,那么当一件专利中出现多个统帅时,则会表现为多个独立权利要求。由于每个统帅自统一军,因此,在每个独立权利要求下的从属权利要求仅能直接或者间接引用本统帅所在的独立权利要求,而不可以引用其他统帅所在的独立权利要求。此时,各统帅在“整体作战思路上具有本质的统一性”即指的是,各个独立权利要求之间必须符合专利单一性 的要求。

一份权利要求书就是一份作战技术方案,在综合考虑了公众与申请人的技术背景后,作战技术方案的优劣可直接决定专利决战的胜负。因此权利要求书的好坏不仅决定了整个专利的保护范围大小,而且一般也直接决定了专利未来的生死命运。

作为军师,为巩固城防首先是选帅。统帅的优劣直接决定了城防的坚固与否。因此,作为代理人选择一个创新性比较高的发明点作为专利的统帅具有非常重要的意义。作为一个好的军师应当预料到作战中可能发生的各种情况,而作为一个好的代理人自然应当是把所有能够用到的专利保护方案都详列到权利要求书中去。实践中,代理人通常会选择主要的发明点作为独立权利要求,其他的发明点则直接或者间接引用独立权利要求而成为从属权利要求。作为从属权利要求,则是不同次要发明点的排列组合,它们的每一次组合都是一个新型的技术方案。当专利权人与公众因地盘问题而展开厮杀时,首当其冲的就是统帅的较量,若统帅能赢则士气必然大振,专利权人就有可能保住自己的专利城池。若统帅不抵公众的进攻,则统帅退至下一城防即第一层从属权利要求,原独立权利要求被摧毁即被宣告无效,专利权人之表征专利保护范围的地盘也随之缩小。在下一城防中,既有统帅又有部分优秀的军士,因此下一城防的防守能力必然增强,该城防若能守得住,则该从属权利要求便被保住,从而成为新的独立权利要求。若守不住,统帅和原来的军士继续后退至再一层城防,即再下层的从属权利要求,防守命运依次类推。因此好的军师应当考虑层层设防退守的问题,当年刘备讨伐东吴,年轻的陆逊即是采用层层设防、慢慢退守的策略,最终看准时机以万余精锐火烧刘备七百里连营,大败蜀军七十万,保住了江东平安。

此外,作为军师要注意统帅与军士的合理搭配。每战统帅必不可少,但参与的军士应当有所选择。若层层设防考虑的是军队力量的变化与较量,那么统帅与军士的不同搭配则考虑的是作战空间上的安排。敌军可从不同的方向进攻,我军亦可从不同的方向突围,因此,兵分数路可以让作战从空间上增加灵活性,有利于城防的巩固。作为从属于独立权利要求的数个不同的从属权利要求,相互间可以不存在引用关系,这就好比受一个统帅统领的不同人马,相互之间没有牵制但却受统一指挥,从而可以相互配合。试举一例:如关于一把保健椅的专利,若独立权利要求的特征为靠背,另有两个从属权利要求的特征分别为“靠背+扶手”和“靠背+坐垫”。一旦公众摧毁“靠背+扶手”的从属权利要求,则公众可以随便使用“靠背+扶手”的技术方案,但公众却不敢使用“靠背+坐垫”的技术方案,因为该从属权利要求尚没有被摧毁。专利权人仍可以通过“靠背+坐垫”的技术方案守住技术领域的一角,确保自己的保健椅不被全面抄袭,甚至向抄袭“靠背+坐垫”的竞争者发动专利进攻,此时专利权人可以不受“扶手”特征的牵制

专利申请中比较可怕的情形有两种:一是亮家底,一个是不会用。有些申请人不懂得专利撰写的用兵之道,他们在撰写专利时既不考虑层层设防,也不考虑兵分数路,而是亮出全部家底,即将技术方案中的全部发明点一股脑列到独立权利要求中。应该讲,每战必倾举国之力则坚守城池的能力通常比较强,但尾大不掉,因此这种做法能够守卫的地盘是非常有限的。而且因为没有退守方案,守卫能力必然下降。因此,亮家底的做法会导致保护范围缩小且固守专利的灵活性比较差,不能很好的起到专利的保护作用。

亮家底的做法虽然比较愚蠢,但至少申请人还知道自己的家底,知道在危机关头拿出自己的全部家底来用。比这更糟的是,有些申请人不会用自己的技术力量。前面提到,一份权利要求书就是一份作战方案,它表明了遇到公众进攻之时,权利人应当如何进行设防以保住自己的专利城池。因此,凡是权利要求书中没有提到的技术方案我们一般认为即属于专利权人没有想到的防卫方案。按照这个思路我们看一下有些申请人的糟糕做法。

有些申请人将自己的全部家底在说明书中进行了披露,而这些家底中还有一些非常优秀的点子,若放到权利要求书中的话不仅可以获得一个比较宽大的保护范围,而且还可能使专利具有相当的稳定性。但遗憾的是,他们却在权利要求书中只字未提,这就意味着,在公众与权利人双方交战之时,权利人并没有想到自己家底中的精锐部队,以致没有想到安排他们奔赴前线为国杀敌。申请人将某技术方案在说明书中披露但未归纳到权利要求书中的作法就被称为捐献

因此要写好一份权利要求书首先要做到知己知彼,如此方能安排好用兵选帅。在设计防守方案时,既不能捐献自己的精锐,也不能每战必亮全部家底,而是要做到层层设防、兵分数路,如此专利城防可固也!



 

深圳专利纠纷律师|深圳商标维权律师|深圳软件侵权律师|深圳专利无效律师|深圳版权侵权律师 - 深圳知识产权律师网 Copyright@2016
法律咨询电话:0755-26224080 、13798506762 传真:0755-26224100